未履行技术秘密出资义务，是否侵犯了商业秘密？

作者：何国铭律师 （专注于商标犯罪与商业秘密犯罪案件控告及辩护）

A公司与B公司约定共同成立C公司，由A公司出资入股，B公司以技术秘密入股，A公司资金到位，C公司工厂建造完成后，B公司却未履行以技术秘密入股的约定，反而不久后，B公司与D公司合作，使用该商业秘密生产销售相关产品。对此，A公司能以侵犯商业秘密为由进行维权吗？

商业秘密系一项十分重要的知识产权，其可用作资产出资并无争议，但当前司法界及理论界对商业秘密出资的研究还是相对较少的，且基于由于我国商业秘密法律制度尚不完善，商业秘密无法定的权利外观，其权利取得及移转并不像商标权、专利权那样需要履行法定登记程序。因此，将商业秘密用作资产出资面临一系列的问题，在实践操作中较容易引起争议。例如，商业秘密的出资者是否为商业秘密的权利人，即出资者是否有权出资；出资客体是否属于商业秘密，是否有权威机构对之认定；出资者是否将非商业秘密作为商业秘密出资；出资者仅将部分技术出资或未出资，受害人如何维权；以及商业秘密出资的主体范围、权属的判定以及如何保护善意第三人利益等等。本文引用最高法知产庭在2023年判决的一起案件，对出资人未履行技术秘密出资义务，受害人能否以侵犯商业秘密为由进行维权的问题进行初步探讨。

金能**有限公司（以下简称金能公司）董事长朱某经人介绍认识了柳某，双方磋商后，合意注册成立*梦公司，由柳某团队以江苏马**能源科技有限公司（以下简称马*公司）名义代为履行技术入股，朱某团队由金能公司代为履行出资入股。经评估，柳某团队的“一种锂离子正极材料生产技术”价值为5000万元。后来，金某获知朱某与柳某合作锂电池项目，金某与柳某接触后，柳某携锂电池正极材料等制备技术与金某合作，组建了翔鹰公司，随后，柳某从*梦公司辞职。*梦公司以侵犯商业秘密为由，向一审法院起诉翔鹰公司、柳某等人。

一审法院认为，部分技术内容无法确定技术信息的权利归属于*梦公司，部分信息仅为相关技术的一般原理、原料及工艺流程介绍，并非具体的可用于实施的技术方案，且*梦公司无直接证据证明其主张的侵权行为，未展示翔鹰公司的具体产品或产品实施的技术，亦未完整展示商业秘密可能转移的具体节点，故不能合理表明商业秘密被侵犯，故一审法院驳回*梦公司的诉讼请求。*梦公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院审理后，撤销了一审判决，改判翔鹰公司、柳某、金某连带赔偿*梦公司经济损失人民币5000万元。

在侵权方未履行技术秘密出资的案件中，受害方欲以侵犯商业秘密为由提起诉讼维权是存在若干难点的，其中一大困难即是证实其是该技术秘密的权属人。基于对方未以技术出资，故受害企业是不知晓具体的技术信息，事实上也难以提供具体的材料证实其拥有该项技术的权属，导致其在诉讼中无法组织足够的证据来支持已方主张。对此，我们该如何破局呢？这考验律师理清法律关系，对法条灵活运用。对于商业秘密进行技术出资或技术转让等交易中，权利人原本可依约获取但并未实际掌握的商业秘密保护问题。因技术出资人未交付技术，权利人并不知晓商业秘密的内容，确实难以适用反不正当竞争法中的商业秘密保护条款，但可运用第三人故意侵害债权的侵权行为理论，适用反不正当竞争法对权利人予以保护。

权利人尚未掌握约定的商业秘密，该部分商业秘密无法像已经交付的商业秘密那样进行特征识别，故主要审查当事人是否可以合理预见或者相信该约定的商业信息能够构成商业秘密、侵害商业秘密债权的行为与责任问题。如上述*梦公司诉翔鹰公司、柳某、金某等人一案中，最高院在判决书上指出，以商业秘密进行技术出资或技术转让等交易中，可能出现约定商业秘密仅交付一部分的情形，形成权利人已经合法掌握的商业秘密和原本可依约获取但并未实际掌握的部分。权利人已经合法掌握的部分，是知识产权的客体，侵害该部分内容属于侵害商业秘密的侵权行为，适用知识产权相关法律规定。对于权利人未掌握的部分，是债权的客体，侵害该部分属于侵害商业秘密债权的侵权行为，适用侵权行为法相关法律规定。即涉及侵害权利人合法掌握的商业秘密（即商业秘密知识产权）和权利人原本可以依约获取商业秘密的合同债权（商业秘密债权）两类侵权责任。

此外，值得一提的是，关于损失数额的认定。权利人遭受的损失包括其投资的沉没成本（已经付出且不可收回的成本）和预期利益（商业交易机会利益）损失，故很可能超过商业信息评估报告的价值，权利人对此应需注意。